Lei asséptica de patentes: qual lado do literal você prefere?

Jan 30, 2024

por Dennis Crouch

A Steuben Food perdeu recentemente o seu processo de infracção contra Shibuya Hoppmann, tendo o tribunal distrital considerado (1) odoutrina dos equivalentes(DOE) não pode se estender para cobrir a técnica de enchimento asséptico de garrafas acusada e ainda (2) odoutrina reversa de equivalentes protege o réu contra acusações de violação literal. Steuben Foods, Inc. v. Shibuya Hoppmann Corp., No. (Juiz Chefe Connolly). O caso está agora pendente de recurso no Circuito Federal, com a resposta do réu bem-sucedido prevista para meados de setembro.

Há uma concorrência acirrada na indústria de engarrafamento e a Shibuya vendeu linhas de engarrafamento para um grande cliente da Steuben. Steuben processou Shibuya em três patentes e inicialmente venceu com um júri que concedeu US$ 38 milhões em danos por infração. No entanto, o Juiz Chefe Connolly rejeitou o veredicto do júri emitindo uma Sentença Não obstante o Veredicto, sustentando que nenhum júri razoável poderia ter encontrado infração. As regras de processo civil identificam agora JNOV como o nome talvez mais politicamente correto de Julgamento como uma questão de direito (JMOL). O novo nome evita a verdade inconveniente de que o processo envolve a rejeição de uma decisão do júri protegida constitucionalmente.

Com base no que li – que reconhecidamente ainda não inclui a petição do apelado – eu ficaria do lado da Steuben Foods neste caso. O juiz Connolly foi muito agressivo ao rejeitar o veredicto de infração do júri; demasiado agressivo na aplicação da doutrina da invalidação a uma única palavra dentro da reivindicação; e demasiado agressivo na aplicação da doutrina inversa dos equivalentes, há muito adormecida.

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A decisão JMOL do juiz Connolly gira em torno de duas controversas doutrinas de direito de patentes – a doutrina dos equivalentes e seu inverso, a doutrina reversa dos equivalentes.

Doutrina dos Equivalentes

A doutrina dos equivalentes permite que o titular da patente estabeleça a infração, mesmo quando um produto ou processo acusado não se enquadra literalmente nas reivindicações da patente, se o produto ou processo acusado contiver apenas diferenças insubstanciais em relação às reivindicações da patente. A Suprema Corte reconheceu a doutrina de equivalentes em Graver Tank & Mfg. Linde Air Products Co., 339 US 605 (1950), explicando que ela opera para evitar cópias que fazem apenas alterações menores e insubstanciais para evitar o escopo literal das reivindicações. A doutrina é justificada com base no facto de a linguagem ter limitações inerentes na captura do verdadeiro âmbito de uma invenção, pelo que os equivalentes ajudam a proteger o inventor e a promover a inovação. No entanto, a doutrina é controversa porque expande o âmbito da patente para além dos termos literais da reivindicação, reduzindo a notificação pública e potencialmente enredando tecnologias desenvolvidas posteriormente em violação. A Suprema Corte impôs limitações importantes à doutrina no caso Warner-Jenkinson Co. Hilton Davis Chemical Co., 520 US 17 (1997), exigindo que a equivalência fosse avaliada elemento por elemento e proibindo a invalidação das limitações de reivindicação.

A patente 985 de Steuben cobre uma máquina de esterilização e inclui o seguinte elemento: “em que o referido esterilizante atomizado é adicionado intermitentemente ao referido conduíte”. Reivindicação 1 (ênfase adicionada). O problema, porém, é que foi demonstrado que o dispositivo acusado adicionava o esterilizante continuamente. Embora o júri tenha considerado violação por equivalentes, o tribunal distrital argumentou que a doutrina dos equivalentes não poderia ser aplicada neste tipo de situação binária. Isso levou à conclusão do tribunal de que permitir equivalentes para operação contínua viciaria a limitação da operação intermitente. No recurso, Steuben afirma que o tribunal ignorou o precedente contra a utilização de uma abordagem de “escolha binária” para a viciação. Ver, Deere & Co. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349, 1356–57 (Fed. Cir. 2012) (“Os tribunais devem ser cautelosos para não abreviar esta investigação identificando uma escolha 'binária' na qual um elemento está presente ou 'não presente.'”). O titular da patente também argumenta que evidências substanciais apoiaram o veredicto de equivalentes do júri com base na aplicação do teste de resultado de função adequado.